안녕하세요.
용별입니다:)
오늘은 저만의 "판례분석법"을 소개하고자 합니다.
1) 변리사시험을 공부함에 있어서, 특히 2차 시험이 논술형이고 판례 비중이 적지 않아 중요한 부분이기도 하고,
2) 실제 변리사로 일하면서 OA대응(의견서 작성 등)에 있어서 판례를 활용하는 경우도 종종 있어 감을 잃지 않고자 판례를 분석하곤 하는데요!
이하 소개해보도록 하겠습니다:)
판례 분석에 있어서, 저는 크게 4가지 부분에 집중합니다.
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1. 판결요지 |
1. 판결요지
"판결요지"는 해당 판례에서 새롭게 설시했거나 가장 중요한 법리를 소개한 부분이죠. 따라서 판결요지는 판례의 핵심이기 때문에 최대한 키워드 중심으로 최대한 꼼꼼히 암기하셔야 합니다. (실무에서는,, 그냥 복붙하지만요^^)
일반적으로 판결요지만을 암기하는 경우가 많은데, 이 경우 판례를 적재적소에 활용하기 어렵습니다ㅠㅠ
(하지만, 정 시간이 없을 경우에는(시간이 촉박한데 처음보는 최신판례를 맞닥뜨린 경우, 짧은 기간 내 매우 많은 양의 판례를 암기해야 하는 경우) 판결요지를 암기하는 것이 가장 효과적입니다!!)
2. 사실관계 + 결론
(1) 판례가 어떤 사실관계를 가지고 있는지 이해하고 있어야 비슷해보이는 판결요지 중 어떤 판결요지를 서술하는게 가장 합리적인지를 판단할 수 있습니다. 저는 판례옆에 간단히 그림을 그리면서 파악하곤 하는데요, 무슨 심판의 어떤 조문이 문제가 되었는지, 선사용/등록권자가 누구인지, 누가 누구에게 소 제기했는지를 반드시 알고계셔야합니다.
(2) 같은 기술/상표에 대해서, 다른 심판 내지 소송이 있는지도 함께 살펴보시면 좋습니다. 한 기술/상표를 둘러싸고 이렇게 등록문제와 침해문제가 같이 문제가 될 수 있구나, 이렇게 사실관계가 복잡할 땐 이런 부분도 논점이 되는구나를 파악하실 수 있습니다.
(3) 판결요지를 바탕으로 직접 판단하면 좋겠지만, 여러 심판/소송을 거쳐 대법원에 최종 내린 결론인만큼, 대법원의 판단은 반드시 기억해주세요. 설사, 본인이 합당한 이유가 있어 다른 결론을 내린다고 하더라도, 이 경우에도 대법원의 결론을 언급하셔야 판례를 제대로 이해하고 있다는 인상을 줄 수 있습니다. (물론, 개인적으로는 대법원을 따라가는 걸 추천드립니다:))
3. 선결논점
해당 판례의 판결요지가 나오기 전에 언급되는 '조문의 의의 내지 목적'이나 '이전에 판시된 바 있는 판결요지'를 일컬어 '선결논점'이라고 하도록 하겠습니다.
선결논점은 판례가 특허법/상표법 전체 흐름 중 어느 위치에 있는지 파악하고, 사실관계와 마찬가지로 어떤 상황에 활용될 수 있는지 알 수 있는 지표라고 생각합니다. 따라서 판례를 이해하는데 있어 중요함은 물론, 답안을 좀 더 풍부하게 쓰고 싶을 때 선결논점을 활용하는 것이 좋습니다.
나아가, 저는 선결논점이 동일한 판례들은 묶어두고, 사실관계에서 어떤 부분이 차이가 있어서 판결요지가 달라지고, 결론이 달라질 수 있었는지 확인해보는 것도 도움이 되었답니다.
4. 사안포섭
사실 저는, 판례 분석을 통해서 가장 많이 배운 것 중 하나가 사안포섭 방법입니다. 답안이나 의견서를 쓸 때, 제가 지금 처한 문제에 대해 판례의 표현에서 사실관계만 다르게 해서 풍부하게 기술하는 방법을 배울 수 있었습니다.
또한, 무효사유에 해당하거나 침해에 해당하기 위해서는 만족해야 할 "요건"이 있을 수 있는데요. 판결요지가 언급되지 않은 요건이라도, 실제 답안이나 의견서에서는 모든 요건을 언급해야할 수 있기 때문에, 각 요건별로 어떻게 사안포섭을 했는지 확인하시는 것이 좋습니다.
다만, 판례의 모든 문구를 답안이나 의견서에 서술할 수 없으니, 본인이 활용할 수 있는 문구에만 밑줄을 친 후 최대한 자주 눈에 발라 놓는걸 추천드립니다:)
5. 기타
저는 상술한 방법대로 기본서에 있는 판례들을 분석하며 판례집을 따로 제작하긴 했지만, 기존에 있는 판례집을 활용하시거나, 원하는 판례를 인쇄하여 그 위에 사실관계 표시 / 요건별 사실관계 분설 / 선결논점 표시 / 판결요지 암기 / 사안포섭문구 중 원하는 문구 표시를 하셔도 충분할 것으로 생각됩니다!
상술한 판례분석법으로, "송석" 판례를 한 번 분석해보도록 하겠습니다!!
(참고로, 판례문구는 이탤릭체로 표시하였습니다)
1. 무효심판 (2011후1722) (기각) : 기각심결 → 기각판결 → 기각판결
선사용상표(송석) 사용자가 후등록상표(송석)권자에게 무효심판을 청구
(1) 34조1항12호 (X)
1) 의의 및 취지
등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 등록상표에 대한 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).
2) 요건
① 상표등록여부 결정시 (O)
② 타인 (O)
③ 상표의 동일 또는 유사 (O)
④ 상품 (O) - 상품의 동일 또는 유사 - 인용상표권자에 의해 사용되는 것으로 오인될만한 특별한 사정이 있는지 (2014후1921, 2001후3187 참조) - 저명상표의 경우, 이종상품에 사용되더라도 상품의 용도 및 거래상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의해 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있는지 (2013후1208 참조)
3) 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있는지 (X)
① 선결판례
선사용상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 아려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조),
② 판결요지
선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 그 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지를 판단하여야 한다.
③ 사안포섭
이 사건 등록상표 “송석”의 지정상품인 ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등은 일반적으로 널리 쓰이는 건축자재들이므로, 이와 대비되는 선사용상표 “송석”이나 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지 여부를 판단하기 위해 선사용상표의 사용상품이 전체 시장에서 차지하는 비중을 참작함에 있어서는 이 사건 등록상표의 지정상품 또는 그와 유사한 상품의 거래시장을 기준으로 할 것이지, 그 중 ‘화산석 송이로 제조되는 벽돌이나 타일’과 같이 좁게 한정된 특정 재료의 상품만의 거래시장을 기준으로 할 것은 아니라고 판단하였다. 그와 같은 전제에서 원심은 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표의 사용상품이 전체 지정상품 등의 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법 및 횟수 등에 비추어 보면, 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 판단하였다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
(2) 34조1항9호(X), 13호(X)
1) 의의 및 취지
등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하려면 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 수요자 간에 주지되어 있어야 하고(대법원 1991. 11. 22. 선고 91후301 판결 등 참조),
같은 항 제12호에 해당하기 위해서는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하며, 여기에 해당하는지 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조).
2) 사안포섭 (*주요논점이 아닌데, 간단히 조문을 언급하고 싶을 때!)
원심이 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되어 있지 아니한 이상, 그보다 앞선 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 국내 수요자나 거래자에게 주지되어 있다거나 특정인의 상표로 인식되어 있을 여지는 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
(3) 34조1항4호 (X)
① 판결요지
상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.
(의의 및 취지로 활용)
위 규정은 본래 상표를 구성하는 표장 그 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우 그와 같은 상표에 대하여 등록상표로서의 권리를 부여하지 않을 것을 목적으로 마련된 규정인 점, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호라는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우에 대하여는 상표법 제7조 제1항의 다른 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면,
(근거로 활용)
상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다는 등의 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.
② 사안포섭
이 사건 등록상표는 ‘송석’이라는 한글로만 구성된 상표로서 그 구성 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 것이라고 볼 수 없으므로, 비록 선사용상표는 1994. 9. 26. 소외 1에 의하여 선등록되었다가 2004. 9. 27. 존속기간의 만료로 소멸등록되었는데, 그로부터 3년 7개월여가 지난 2008. 5. 14. 피고가 선사용상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록한 후, 소외 1로부터 소외 2를 거쳐 선사용상표에 대한 권리를 양수한 원고를 상대로 상표권침해 혐의로 고소를 제기한 바 있다 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다. 이 부분 원심판단은 그 이유 설시가 다소 부적절하나 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다는 결론은 정당하므로, 거기에 상고이유의 주장과 같이 판결에 영향을 미친 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
2. 소극적 권리범위확인심판 (2012후1101) (각하) : 기각심결 → 인용판결 → 대법원 자판, 심결취소
선사용상표(송석) 사용자가 후등록상표(송석)권자에게 소극적 권리범위확인심판을 청구
(1) 권리범위확인심판 적법성 요건 - 확인의 이익 (X)
① 선결판례
상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 ‘확인대상표장’이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조). (의의 및 취지로 활용)
② 판결요지
따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.
③ 사안포섭
원고는 사용상품을 송석타일 등으로 하고 “송석”과 같이 구성된 확인대상표장이 지정상품을 건축용 비금속제 타일 등으로 하고 “송석”과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 번호 생략)와 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일·유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신에게 선사용권이 있음을 이유로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였음을 알 수 있다.앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위와 같은 사유는 대인적인 상표권 행사의 제한사유에 불과할 뿐 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다.
그렇다면 특허심판원으로서는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 확인의 이익 유무를 직권으로 조사하여 이 사건 심판청구를 각하하였어야 마땅한데도 본안으로 나아가 이 사건 심판청구를 기각하는 심결에 이른 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과한 채 본안에 관하여 판단하였으니, 원심판결에는 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다.
한편 원고는 당심에 이르러 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는 사유 중의 하나로 피고의 이 사건 등록상표에 대한 등록출원행위가 원고에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 주장을 추가하였으나, 위와 같은 사유에 기한 권리범위 확인심판 청구 역시 확인의 이익이 없어 부적법함은 마찬가지이다.
이번 게시물에서는 판례분석법에 대해 다루어보았는데요,
추후 [판례분석] 카테고리에서는 상표 최신판례 분석 및 개인적으로 특허 의견서에 자주 사용하는 판례문구 등을 다뤄보도록 하겠습니다. 찾아오신 분들께 도움되셨길 바랍니다:)
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